Деякі проблеми визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Сьобко Анна Сергіївна,

Магістрантка Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

Захист торгівельних марок в умовах сучасного транснаціонального інтеграційного етапу розвитку ринку товарів та послуг у світі набуває пріоритетного значення. Одним зі способів оформлення права власності на знаки для товарів і послуг у межах міжнародного та національного законодавства є визнання торгівельної марки добре відомою. Зростаюча кількість спорів з питань використання та захисту торгівельних марок в Україні зумовлює актуальність дослідження порядку, правових підстав та наслідків визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

Питаннями особливостей, критеріїв правової охорони добре відомих знаків в Україні займаються такі дослідники як Н. Олійник, О. Расомахіна, Д. Прядко, П. Немеш. Варто зазначити, що недослідженими залишаються ключові питання підстав та наслідків визнання торговельних марок добре відомими.

Правовою основою визнання торгівельних марок добре відомими в Україні є положення ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] та ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) [2], Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. №228 [3].

У статті 6 bis Паризької конвенції йдеться про те, що країни Союзу зобов’язуються чи то з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством  країни, чи то за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що є відтворенням, імітацією чи перекладом іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, який, за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування, вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону, правовою підставою визнання знака добре відомим  в Україні є рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України або суду [2].

Проте, залишається суперечливим як у законодавчому плані, так і в судовій практиці момент, з якого знак може вважатися добре відомим. Так, юридичним моментом є прийняття відповідного рішення Апеляційною палатою або судом, про що йдеться і у ч. 4 ст. 25 Закону. Фактичним моментом визнання торговельної марки добре відомою є  внесення відомостей про знак до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою та публікація відомостей про знак в офіційному бюлетені «Промислова власність» згідно з п.7.8 та п. 8 Порядку. Важливим є те, що вносяться до вказаного переліку і відповідно публікуються відомості про знаки, які визнані добре відомими саме Апеляційною палатою.

Тому момент визнання марки добре відомою за рішенням суду чітко не визначений, оскільки прийняття судового рішення автоматично не робить його відомим невизначеному колу осіб. Судова практика з цього питання виходить з  наступних позицій. З одного боку, суди зобов’язують Державну службу інтелектуальної власності внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити про це публікацію [4]. З іншого боку суди відмовляють у аналогічних позовних вимогах на тій підставі, що чинним законодавством не передбачено обов’язок Держслужби вносити до вказаного Переліку добре відомих знаків та робити відповідну публікацію відомостей про визнання знаку добре відомим за рішенням суду [5].

Неоднозначними є і правові наслідки визнання марки добре відомою. Так, одні науковці протиставляють статус добре відомої марки як альтернативу їх реєстрації [6].

Інші дослідники вказують, що норма, яка зазначена в ч. 4 ст. 25 Закону обмежує обсяг правової охорони знаку, що став добре відомим в Україні: «з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні» [2]. Тобто законодавець наділяє добре відомий знак не тими правами, що передбачені для знаку, який вже пройшов реєстрацію, а лише тими, що належать йому на підставі поданої заявки на реєстрацію [7].

Таким чином, неоднозначний підхід до розуміння правових наслідків породжує сумніви в обсязі прав володільців та користувачів добре відомими знаками. Адже  відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом [2]. У той же час ч. 5 ст. 1109 Цивільного кодексу України зазначає, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Отже, законодавством встановлені суттєві обмеження для торговельних марок, права на які не були (або ще не були) оформлені свідоцтвом, зокрема заборона розпоряджатися такими правами [7]. Це стосується і знаків, визнаних добре відомими.

Підводячи підсумки слід зазначити, що у зв’язку з відсутністю чітко визначених порядку та наслідків визнання торговельних марок  добре відомими, в Україні складається двояка практика застосування положень ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». З одного боку, наділення судів повноваженнями з розгляду питань про визнання знаків добре відомими запобігає зловживанням законними правами власників та користувачів прав на торговельні марки. З іншого боку, недосконалість правового регулювання створює передумови для зловживання самими власниками таких прав, зокрема через визнання судами знаків добре відомими в обхід встановленій процедурі визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою.

Порушені питання породжують дискусії та потребують подальшого дослідження, зокрема і в частині більш глибокого дослідження судової практики визнання знаків добре відомими з застосуванням різного виду підвідомчості, питань доцільності застосування поняття «добре відомий» в контексті наявного в процесуальному законодавстві терміну «загальновідомий» щодо обставин, що не потребують доказуванню.

Список використаних джерел:

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від від 15 грудня 1993 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
3. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0471-05.
4. Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 01 листопада 2010 року у справі № 2-704/10 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933.
5. Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 29 березня 2011 р. у справі №2-751/11 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/15549846.
6. Немеш П. Ф. Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні / П. Ф. Немеш // Адвокат. – 2010. – №9 (120). – С. 16-20.
7. Народенко М. Визнання торгового знаку добре відомим як альтернатива його реєстрації / М. Народенко // ЮРИСТ & ЗАКОН. – 2011. – 13. – С. 12-15.